小秘书及图”商标注册不当终局裁定

      中国独立商标转让网讯:      申请人提出注册不当的主要理由：我公司于1993年根据国家八五规划传真机专项要求，由上海传真机公司、日本株式会社理光、香港冠军传真机投资有限公司三方签约，投资4400万美元成立的。自成立以来，坚持以国际标准组织科研、生产经营活动，坚持走创知名品牌道路。经过不懈努力，上海理光已成为我国最大的传真机开发、生产、销售和出口基地，在国内同行业中享有了无可辩驳的地位，成为国内传真机最著名的生产厂商。　
    “RICOH小秘书”传真机是上海理光早在1995年策划设计的，最初“小秘书”作为H 系列传真机的型号使用。1996年2月，上海理光开始征询新机种H机系列FAX-111型传真机的别名，征询最后结果为“小秘书”。同年9月6日通过邮电部入网检验。9月13日，上海理光签署了销售决定书，从此，“RICOH小秘书”走进了中国市场的千家万户。由上可见，使用于传真机等产品上的“小秘书” 是由上海理光设计完成的，上海理光对其拥有无可辩驳的著作权，并且拥有由于该著作权而具有的获利权。　　
     “小秘书”推向市场以后，鉴于其是一新品牌，为了迅速占有市场，上海理光一方面对于该品牌倾注巨资通过报刊、展览会、电视台等多种媒体在包括河北省在内的全国所有的省市区进行宣传，仅广告费用就投入千万元之巨；另一方面，上海理光将其与国际驰名商标“RICOH”合并使用，借助“RICOH”的驰名商标效应烘托“小秘书”，使“RICOH小秘书”其本身就具有巨大的市场知名品牌效应。　　
        福兰德公司是河北省石家庄市一家集体所有制企业，主要经营电话号码速拨器、日用百货等，只是一家贸易公司，没有生产实体，也从未生产经营过传真机产品。　　
        应当指出的是，福兰德公司曾经能够注册过“小秘书”以及“小秘书及图”商标，注册证号为862685、862680，当时上海理光的“小秘书”尚未面世，二者可能是一种巧合。但福兰德公司的这两个商标核定使用的商品均为“电话号码速拨器、通讯导航设备、电脑记事本”等，并不包括传真机产品。另外，福兰德公司所指的“小秘书”即电话号码速拨器，该商品与传真机并无瓜葛。根据其营销策略，该公司的小秘书自1994年开始使用至1996年后，就已停止销售。 　　
        如前所述，1996年后由于上海理光所作的大力宣传报道，其RICOH小秘书传真机已成为知名商品，“小秘书“已成为知名商品的特有名称，其已经拥有了巨大的无形资产价值，但由于疏忽大意而尚未申请商标注册，对此种种，福兰德公司都一一了如指掌。于是，福兰德公司再次申请注册“小秘书”商标，但这次特意在其并不生产的“传真机”产品上进行注册，而后便向石家庄市工商局、北京市工商局等执法单位投诉，要求上海理光立即停止使用，赔偿损失 10000000元，并张口开价转让费100000000元。种种事实表明，福兰德公司在明知“小秘书”是上海理光的著名传真机品牌的情况下，将其申请注册于传真机产品上，显然是出于为了攫取巨额不当利益的恶意，其目的就是要敲上海理光一记竹杠。福兰德公司的行为违反了诚实信用原则，侵害了上海理光的在先权利。　　
        被申请人答辩主要内容：福兰德公司成立于1992年11月17日，是一家集体所有制企业。公司成立开发了多项产品，以福兰德为核心企业，势力和规模不断扩大，1995年开始在首都发展，成立了北京小秘书电子集团。集团除福兰德外还拥有四家子公司、二个生产企业及六百家福兰德快印连锁店。　　
        在集团的发展运行中，不断增强知识产权保护意识，用来保护公司的高科技产品的开发和推向市场。特别值得一提的是福兰德公司推出的现代办公用品中以“小秘书”为商标的随身电脑电话宝和健身器商品取得了良好的经济效益和社会效益。从1993年起集团便投入了大量人力、物力、资金以各种方式对小秘书商品进行宣传报道，使得该商标在全国范围内知名度不断上升。　　
        福兰德公司于1996年取得“小秘书”商标注册，与其相类似的还有“巧秘书”、“肖秘书”、“大秘书”等，核定使用商品为第九类电话号码速拨器等，同时取得了注册商标。　　
随着我国商标制度的不断完善和规范，福兰德为保护自己的知识产权，于1998年取得了“小秘书”商标在核定使用商品上增加了第9类中其他商品内容的注册，即传真机、照相机等，为公司的知识产权保护建起了一系列完整的法律防御体系。　　
日本理光主要以生产照相机商品而著名，近年来也生产并销售传真机等商品。在中国，日本理光于上海传真机公司等合资成立了上海理光传真机有限公司。该公司在传真机111/112/212/211/168等型号商品上使用福兰德的“小秘书”注册商标，明显借助“小秘书”商标的知名度，从而打入中国传真机市场，急剧扩大了其商品的销售量。　　
        上海理光称其对“小秘书”享有著作权。但实际上，根据我国著作权法的有关规定，无论从其创作时间来看，均不能产生著作权，也就更谈不上他所谓的获利权了。　　
       福兰德公司是我国工商行政管理部门依法审核成立的公司，受我国法律保护，他具有申请、注册自己商标的合法资格，根据商标法的规定，“小秘书”是福兰德的合法注册商标，它既非侵犯他人的在先权利，也不是运用不正当手段取得的商标。　　
        上海理光在明知无理，又不能自圆其说的情况下，称它所使用FAX110/111/211/212/168等型号传真机商品上的“小秘书”与福兰德注册的小秘书商标只是一种巧合。同时断言福兰德的“小秘书”商标自1994年开始使用至1996年以后就已停止使用了，即“小秘书”商标已经自然消失不复存在，不再受法律保护了。而实际上福兰德的“小秘书”商标经过多年来大量努力工作开拓了巨大市场。在这种情况下，日本理光和上海理光借福兰德“小秘书”商标的巨大商誉进入中国市场，明显是利用他人的知识产权成果使自己获利，是不正当的行为，所获得的巨大利益也是不当得利。　　
        综上所述，请商标评审委员会以事实为依据，以法律为准绳，驳回上海理光公司撤消“小秘书”注册商标的申请，维护商标所有权人福兰德公司的正当合法权益，维护法律的尊严。　　
        经评审：申请人上海理光传真机有限公司于1996年9月1日开始公开使用“小秘书”一词，将其作为自己生产的FAX-111型传真机的品牌加以使用。自使用之初，申请人便在解放日报、文汇报、河北日报、北京日报、广州日报等全国许多省市的报纸、电视台等各种媒体上投入了大量的资金对“小秘书”一词进行广告宣传，截止于被申请人在“传真机”等商品上申请注册“小秘书及图”商标的时间1997年2月24日，申请人已在近百家报纸和展览会上对“小秘书”进行了大量的广告宣传。同时，“小秘书”传真机也由于其本身的质量和售后服务而被广大用户所接受。通过申请人的宣传及使用，“小秘书”一词已成为申请人在传真机产品上有一定知名度的品牌。对此，被申请人理应知晓，而其仍于1997年2 月24日在传真机等商品上将“小秘书”抢先予以注册，其行为已构成违反诚实信用原则的注册不当行为。　　
         被申请人虽然早于申请人使用“小秘书”一词并取得了注册，但其一直是在电话号码速拨器、电子计算机及其外部设备、电脑记事本等商品上注册及使用，并未在传真机商品上使用过。因此，其在先权利仅及于其在先使用的商品上，而并不能成为其在申请人的“小秘书”已成为传真机商品上的有一定知名度的品牌之后抢先在传真机等商品上予以注册的行为的合法理由。 　　
        综上所述，被申请人在应知申请人的“小秘书”品牌在传真机商品上的知名度的情况下，将其申请注册在传真机等商品上，其行为已构成违反诚实信用原则的不当注册行为。　　
        依据《中华人民共和国商标法》第二十七条及《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条规定，国家工商行政管理局商标评审委员会终局裁定：中国商标专利事务所代理上海理光传真机有限公司对石家庄福兰德事业公司注册的第1165205号“小秘书及图”商标所提注册不当理由成立，该商标予以撤销，由我会移交商标局办理撤销其公告事宜。被申请人在收到本裁定书之日起十五日内，将第1165205号《商标注册证》交回商标局。