浅析定牌加工引发的商标侵权纠纷案

      中国独立商标转让网讯:      2001年，地处沿海某县的东风制衣厂开始承揽一家泰国服装公司的定牌加工业务。所谓定牌加工，是指按定作人的要求生产产品，使用定作人指定的商标，所生产的产品全部由定作人包销的生产活动。东风制衣厂所使用的商标是这家泰国服装公司在本国注册的图形商标。外商未就该商标向中国的商标局申请注册，其原因是认为产品在中国没有市场，故未在中国申请商标局注册。
　　2002年3月，与东风制衣厂同在一个地区的昌盛制衣厂也向外商提出了承揽定牌加工业务的要求。外商考察后，考察得知昌盛制衣厂生产技术不过硬，并且管理方式落后，便拒绝了昌盛制衣厂的要求。与此同时，昌盛制衣厂的法律顾问获悉外商的商标不是驰名商标，并且既未在中国注册，又没有在中国市场形成一定的影响，便鼓动昌盛制衣厂将与该商标完全相同的商标向中国国家工商总局商标局申请注册。2003年10月，昌盛制衣厂申请的商标被商标局核准注册后，便以东风制衣厂假冒其注册商标为由，要求东风制衣厂停止侵权并赔偿该厂的“损失”共计200万元人民币，东风制衣厂拒绝了昌盛制衣厂的要求。昌盛制衣厂举报东风制衣厂造“假”行为，县工商管理局查扣了一批准备销往泰国的定牌加工产品。与此同时，县公安机关也根据举报，以涉嫌“假冒注册商标罪”为由对东风制衣厂立案侦查。
　　从形式上看，东风制衣厂的确实施了未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为。未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的行为，是商标法第五十二条所认定的一种侵权行为，亦即人们通常所说的假冒注册商标行为。本来，东风制衣厂所使用的是泰国公司的合法商标，并且其产品根本不在中国销售，只是由于昌盛制衣厂在中国抢注了该商标，东风制衣厂一夜之间就成了“假冒”注册商标的“侵权”者，而恶意抢注该商标并且没有将该商标实际使用在产品上的昌盛制衣厂则可堂而皇之地向东风制衣厂索要所谓的侵权损害赔偿费，这不能不使人们思考一个问题，那就是凡未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为都构成侵权行为吗？
　　显然，东风制衣厂的所谓“造假”行为，不同于通常的假冒注册商标行为。通常的假冒注册商标行为，从形式上看，是指行为人未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的行为，而究其实质，是通过混淆商品的来源，达到利用他人的商誉谋取不当利益的结果。一般说来，如果某种商标被他人假冒，那就说明该商标所标示的产品或服务受到消费者的认可。而本案中，东风制衣厂使用的是泰国商标，并且使用行为在先，而昌盛制衣厂的商标注册在后，并且没有实际使用，因此，东风制衣厂的所谓造“假”行为，是一种典型的“形式假冒”行为，对“形式假冒”行为，当然不能按一般的假冒行为对待，亦即不能认定东风制衣厂的行为是侵权行为。
　　第一，法律只保护合法权益，而不保护非法利益，根据商标法实施条例第四十六条的规定，依照商标法第四十一条撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。因此，商标本身合法有效，是适用商标法第五十二条的前提。
　　第二，根据商标法的规定，注册商标专用权所针对的是特定种类的商品，而不是所有的商品，这说明就一般的注册商标来说，法律保护注册商标不是孤立地保护某种标识，而是为了防止商品或服务的来源发生混淆。因此，被控侵权的商品或服务与权利人的商品或服务存在混淆的可能性，是适用商标法第五十二条的一个重要条件。如果商标注册人的商品与被控侵权人的商品根本不可能发生来源上的混淆，就不能机械地适用商标法第五十二条的规定，武断地认定被控侵权人侵犯他人的注册商标专用权。要存在混淆的可能性，就可以适用商标法第五十二条的规定。例如，注册商标专用权人的“天池牌”香烟主要在西北销售，如果另一厂商在福建省生产、销售“天池牌”香烟，那么该厂商显然不能以两个“天池牌”没有发生混淆来为自己的侵权行为抗辩。这是因为商标权人在包括福建省在内的整个中国大陆享有注册商标专用权，福建省是其潜在的市场之一，他人擅自在福建省生产、销售“天池牌”香烟，无疑存在混淆的可能性。
　　第三，从权利限制的角度看，同任何其他权利一样，注册商标专用权也要受到一定的限制。例如，商标法实施条例第六条有关符合条件者使用地理标志的规定，便是对注册商标专用权的限制。值得一提的是，法律对注册商标专用权的限制虽主要由商标法规定，但相关法律的规定也可能对注册商标专用权有限制作用。例如，作品的名称可以作为注册商标使用在图书类商品上。依照著作权法的规定，著作财产权的保护期为作者终身及其死后五十年，超过期限，作品将进入公有领域；而注册商标由于可以续展，其保护期可以不断地突破时间的限制。那么，商标权人可否利用其注册商标专用权来继续垄断已进入公有领域的作品呢？笔者认为这是不行的，这是因为作品的保护要受著作权法及其相关法律、法规的调控，在此问题上，注册商标专用权不可避免地受到著作权法及其相关法律、法规的限制。
　　综上所述，商标法第五十二条的适用条件是：第一，注册商标本身合法有效；第二，被控侵权的商品与权利人的商品存在混淆的可能；第三，在被指控的商标侵权关系中，注册商标专用权没有受到法律的限制。在东风制衣厂与昌盛制衣厂的商品纠纷，由于东风制衣厂生产的定牌产品在泰国销售，而昌盛制衣厂使用相同商标的商品——其实该厂并未在产品上使用该商标，根本不可能进入泰国的市场，故两者之间根本不存在任何混淆的可能性，当然不能依照商标法第五十二条的规定，认定东风制衣厂侵权。