达能娃哈哈商标转让案专题--五份娃哈哈系列商标合同的法律效力究竟怎么看？

      中国独立商标转让网讯:一、五份娃哈哈系列商标合同的法律效力究竟怎么看？
　　张平教授（北京大学知识产权学院博士生导师、律师、仲裁员、专利代理人）：
　　今春以来，愈演愈烈的达能与娃哈哈的商标纠纷之争，在其深层次上可能还关系着中外合资、企业并购、同业竞争、反对垄断乃至国家经济安全等问题；也警示出我国企业应当积极应对和学习轻车熟路、老谋深算的跨国公司之知识产权经营战略及策略。但就已经发生并且披露的相关事实及其在法律坐标系上的投影来看，这场达能与娃哈哈之争主要表现为知识产权纠纷即商标纠纷。可以说，达能与娃哈哈之争肇始与凝聚于娃哈哈商标之争；娃哈哈商标之争又聚焦于娃哈哈商标系列合同的法律效力之争；而拭目以待的娃哈哈商标系列合同法律效力之争的水落石出，也许将最终决定达能与娃哈哈之争的胜负进退及其是非曲直，也许将长时间地影响我国知识产权的制度完善和企业运作。“娃哈哈”商标系列合同纠纷的相关事实，既可能因年代的遥远显得朦朦胧胧，也可能因举证的艰难而变得模模糊糊，还可能因当事人的个性表现而产生折射、失真甚至扭曲。我们也只能在目前了解到的事实前提下，进行分析和讨论。
　　陶鑫良教授（上海大学知识产权学院院长、博士生导师、律师、仲裁员、专利代理人）：
　　达能方与娃哈哈方先后签订了共五份涉及娃哈哈系列商标的合同。第一份是由杭州娃哈哈集团公司、杭州娃哈哈美食城股份有限公司与新加坡金加公司（法国达能公司之全资子公司达能（亚洲）公司的全资子公司）于1996年2月9日签订的中外合资企业《杭州娃哈哈食品有限公司合同》（以下简称《娃哈哈合资合同》）。第二份是由杭州娃哈哈集团公司（以下简称“娃哈哈集团”）与杭州娃哈哈食品有限公司（以下简称“娃哈哈合资企业”）于1996年2月29日签订的《娃哈哈商标权转让合同》。第三份是由娃哈哈集团与娃哈哈合资企业于1999年5月18日签订的计33页的《娃哈哈商标许可使用合同》。第四份是由娃哈哈集团与娃哈哈合资企业于1999年5月18日同时签订的仅2页的《娃哈哈商标许可使用备案合同》。第五份是由娃哈哈集团与娃哈哈合资企业于2005年10月12日签订的《娃哈哈商标许可使用合同（第一号修订协议）》（以下简称《娃哈哈商标许可修订协议》）。在这五份娃哈哈商标系列合同中，可以说《娃哈哈商标权转让合同》和《娃哈哈商标许可使用合同》是最关键的两份合同，也是“娃哈哈”商标系列合同纠纷案的症结所在。
尽管在签订这些“娃哈哈”商标合同时，一方是经营知识产权多年，经验丰富老到的跨国公司；一方是初遇商标转让许可问题，不解知识产权经营的中国企业。但市场经济不袒护幼稚，法律巨眼只注视合同。现在面对这些“娃哈哈”商标系列合同，双方当事人只能在法言法，就约论约。
　　朱雪忠教授（中南财经政法大学知识产权学院院长、华中科技大学知识产权战略研究院院长、博士生导师、律师、仲裁员、专利代理人）：
　　围绕这五份娃哈哈商标合同在法律层面上的起止存废？今年以来，会议多多，论辩频频，见仁见智，众说纷纭。在兼学诸子、博采众家的基础上，经对娃哈哈商标系列合同之来龙去脉和前因后果的综合辨析，本人认为其中最关键的是，根据案件相关事实和我国有关法律规范，因商标局一再明确不同意娃哈哈系列商标权转让，故《娃哈哈商标权转让合同》的确已经“到站下车”，依法终止；而随之签订的“名为许可，实为转让”的《娃哈哈商标许可使用合同》，则涉嫌“以合法的形式掩盖非法的目的”，属于当事人“恶意串通，损害国家利益”的无效情由，依法应当无效，“自始即不成立”。如果这样，客观上也许对娃哈哈集团方面更为有利，而对达能公司方面并不见好。
　　单晓光教授（同济大学知识产权学院院长、博士生导师、仲裁员）：
　　我认为第一份《娃哈哈合资合同》自1996年2月9日签订成立即生效至今，但因商标局不予核准娃哈哈商标权转让，故其以部分娃哈哈商标权转让费5000万元为部分出资的约定，已属履行不能而可以修改合同而代之以其他出资项目。第二份《娃哈哈商标权转让合同》自1999年2月29日签订即成立生效，但随后因商标局明确不同意娃哈哈商标权转让，致使该合同目的无法实现而由双方已经解除或者随时可以解除。第三份《娃哈哈商标许可使用合同》的内容“名为许可，实为转让”，是为规避商标局不同意娃哈哈商标权转让而订立，的确属于“以合法的形式掩盖非法的目的”的无效合同。第四份《娃哈哈商标许可使用备案合同》既是配套于《娃哈哈商标许可使用合同》的规避法律、法规与政策的阴阳合同，又是为了欺瞒商标局以骗取备案手续的违法协议，依法应当同样归于无效。第五份《娃哈哈商标许可修订协议》源自《娃哈哈商标许可使用合同》，前者当属无效，皮之不存，毛将焉附，后者当然也是无效合同。
　　徐家力教授（中国政法大学知识产权研究中心主任、博士生导师、律师、仲裁员）：
　　至今已经延续十余年的主要由上述五份合同组成的娃哈哈商标系列合同及其纠纷，可以说是我国改革开放之历史横断面上的一个典型标本。“娃哈哈”商标系列合同纠纷案的焦点在于《娃哈哈商标许可使用合同》是否归于无效？以及《娃哈哈商标权转让合同》是否已经终止？
　　当初，商标局不同意“娃哈哈”系列商标转让，是因为“娃哈哈”系列商标在当年就已经是“公众熟知商标”即今天我们所谓的驰名商标。“公众熟知商标”的转让不再仅仅是私权利的让渡，而且往往也直接关系着国家利益及其经济安全，所以国家需要加以积极干预。对此各国莫不如此。例如达能公司在2005年曾遭遇美国百事可乐公司的并购攻势，后因法国朝野一致的抵抗，达能公司才得以保全。当时“法国各大媒体不惜版面争相报道，法国政府更是在极短的时间内作出反应，法国总理德维尔潘甚至提出了‘经济爱国主义’的口号，明确表示‘尽管目前政府还没有办法直接干预，但如果百事公司真要收购法国达能公司，政府将尽最大努力阻止。’他同时致电达能首席执行官弗兰克?里布，保证政府会支持达能抵挡任何不期望的收购。他还呼吁法国人捍卫自己的民族企业。法国总统希拉克在马达加斯加访问时也表示，法国政府会对达能事件保持‘特别警惕’。法国财政部长布雷东认为，法国的商业部门应当从达能事件中吸取经验教训，‘收购行为随时随地都在发生，各公司负责人应当竭尽全力避免被收购。’”
　　1996年2月已经成立生效的《娃哈哈商标权转让合同》，因商标局不同意其转让而无法履行，在此情况下双方当事人共同阳奉阴违，明知故犯，规避法律，欺骗国家而签订的《娃哈哈商标许可使用合同》名为许可，实是转让，换汤不换药，其兼具了“以合法的形式掩盖非法的目的”和“恶意串通，损害国家利益”的双重无效因素，该合同依法应属无效。而双方当事人相应的相互串通的共同违法行为之法律责任，达能公司应当“责无旁贷”，娃哈哈集团恐也难辞其咎。
　　二、商标局不同意转让的《娃哈哈商标权转让合同》是否已解除？
　　陶鑫良教授：
　　对于1996年2月29日签订的《娃哈哈商标权转让合同》之当前的法律状态，目前主要存在五种观点：第一种观点认为《娃哈哈商标权转让合同》曾经生效，但因商标局明确不同意转让而已经自然终止。第二种观点认为《娃哈哈商标权转让合同》曾经生效，但因商标局明确不同意转让，故双方当事人实际上已经协商解除。第三种观点认为《娃哈哈商标权转让合同》已经生效而且迄今仍然生效，但因商标局明确不同意转让故应当予以解除，应由当事人补办相应程序予以解除。第四种观点认为《娃哈哈商标权转让合同》是已经生效而且迄今仍然生效，而且应当继续履行的合同，应由当事人继续向商标局申请核准娃哈哈商标权转让。第五种观点认为《娃哈哈商标权转让合同》是已经成立，但因未获商标局的核准故属尚未生效的效力待定合同。我认同第二种观点，即《娃哈哈商标权转让合同》曾经成立生效，但因商标局明确不同意转让而无法再实现其合同目的，此后双方当事人的一系列共同作为足以证明已经协商解除了《娃哈哈商标权转让合同》，并且共同努力代之以《娃哈哈商标许可使用合同》的客观事实。《娃哈哈商标权转让合同》并付诸实践，签订了籍以替代的《娃哈哈商标许可使用合同》
　　张平教授：
　　分析《娃哈哈商标权转让合同》当前的法律状态，其关键之一是商标局当初是否明确不同意娃哈哈系列商标权转让，以及双方当事人当时是否知悉这一情况。其关键之二是双方当事人如果知悉商标局明确不同意娃哈哈系列商标权转让后，是否发生了协商解除《娃哈哈商标权转让合同》的事实。
　　对于商标局当初一再明确不同意娃哈哈系列商标权转让，而且双方当事人当时对此均已知悉的事实，现在比较清楚，双方分别举证的商标局之复函和答辩状也重复证明了这一点，看来达能方和娃哈哈方对此都不持有异议。但是对于此后是否已经协商解除了《娃哈哈商标权转让合同》一节，达能方和娃哈哈方则针锋相对，各执一词，达能方认为至今尚未解除，娃哈哈方认为至1999年底就已经彻底解除。
　　注册商标权转让合同与注册商标权转让是相互有联系而彼此又不同的两个概念。注册商标权转让合同一般自双方合意签订后即成立且生效。但是，注册商标权转让合同的生效并不标志着注册商标权的转让已经完成，因为我国商标法规定注册商标权的转让必须报商标局核准公告后方才生效。签订注册商标权转让合同之合同目的，就是履行合同即完成合同标的之注册商标权的转让。如果商标局明确不同意或者不核准合同标的之注册商标权的转让，那么对在前已经成立生效的注册商标权转让合同，该政府行为也可能构成不可抗力，就形成了“因不可抗力致使不能实现合同目的”（合同法第九十四条）的单方可以解除合同的一种情形。这时，一种处理方式是“主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除”（合同法第九十四条），这种处理往往发生在双方当事人已经不和或者分道扬镳的情况下；另一种处理方式是针对“因不可抗力致使不能实现合同目的”的新情况，“当事人协商一致，可以解除合同”（合同法第九十三条），这种处理往往发生在双方当事人仍然同舟共济，共谋出路的情况下。
　　同理可以认为，《娃哈哈商标权转让合同》自1996年2月29日签订日起即成立生效，此后因商标局一再明确不同意娃哈哈“公众熟知商标”的转让，致生“因不可抗力致使不能实现合同目的”的单方可以解除合同的情形，依法律规定这时娃哈哈方只要通知达能方即可解除合同。但是在当时达能方和娃哈哈方仍然同舟共济，共谋出路，故没有采取娃哈哈集团单方通知解除合同的方式；而是在从1996年5月直至1999年5月长达三年的渐进过程中，双方共同筹谋以“名为许可，实为转让”的娃哈哈商标之独占性“许可使用”关系替代了娃哈哈商标的“转让关系”，从而协商解除了《娃哈哈商标权转让合同》并付诸实践，签订了籍以替代的《娃哈哈商标许可使用合同》且履行至今。
　　朱雪忠教授：
　　有一种意见认为《娃哈哈商标权转让合同》的解除必须采取书面形式。没有书面解除文件，合同就是没有解除。另一种意见认为法律没有强制规定合同的协商解除一定需要书面协议，《娃哈哈商标权转让合同》协商解除的事实已经被一系列证据所充分证明。
　　据娃哈哈方举证说：前有从1996年至1999年长达三年多的渐进过程及其系列证据，后有1999年年底之后几近八年的相关情况及其证据系列，具有高度盖然性的证据链足以证实《娃哈哈商标权转让合同》在1999年底之前已经解除和已经被《娃哈哈商标许可使用合同》替代。例如在1997年、1998年、1999年这三年的娃哈哈合资企业董事会会议记录中，《娃哈哈商标权转让合同》几乎是每会必谈的议题；而在2000年至2007年长达八年的娃哈哈合资企业董事会会议记录中，再也没有片言只语提到过《娃哈哈商标权转让合同》及相关事宜。又如娃哈哈合资企业1997年、1998年《会计报表》中的“商标仍注册在杭州娃哈哈集团名下，将商标注册转至本公司名下的手续正在办理中”的醒目注记文字，至1999年以后至今的列年《会计报表》中都已经统统改成了“因商标局不同意‘娃哈哈’商标过户，故该商标仍注册在杭州娃哈哈集团名下，经双方协定，本公司拥有该商标之独占使用权”。再如娃哈哈合资企业相应的会计科目也由1997年、1998年的“商标转让费推销”改成了1999年以后至今的“商标许可使用费推销”。还如1999年5月18日签署的《娃哈哈商标许可使用合同》中还遗留有一些涉及《娃哈哈商标转让合同》的文字，而在2005年10月12日签署的《娃哈哈商标许可使用修订合同》中，已经没有涉及《娃哈哈商标转让合同》的丝毫内容。更为重要的是，1999年5月18日签署《娃哈哈商标许可使用合同》时已经抽空了《娃哈哈商标转让合同》项下的5000万元注资金和5000万元转让金，已经将其尽数转为《娃哈哈商标许可使用合同》的商标许可使用费，《娃哈哈商标转让合同》项下的原有商标权转让费自此不名一文。随着《娃哈哈商标许可使用合同》的签订及其《娃哈哈商标许可使用备案合同》完成备案，《娃哈哈商标转让合同》也随之解除。
　　如果娃哈哈方的上述举证确凿，我认为《娃哈哈商标转让合同》至1999年底的确已经双方协商而解除。合同的解除未必一定要书面形式，充分的证据链也足以证明合同经协商而解除的基本事实。
　　单晓光教授：
　　正是因为娃哈哈商标当初已经属于“公众熟知商标”，所以当年未获商标局同意转让。普通注册商标和公众熟知商标，两者实际上是“一般与特殊”的关系；公众熟知商标就如同今日所称的驰名商标。当时已经驰誉全国，扬名九州的“娃哈哈”注册商标，自然属于“公众熟知商标”。因为公众熟知商标之转让，往往可能牵动国家利益及行业利益，甚至于涉及国家经济安全，所以，商标局对公众熟知商标之转让的核准当然就更为严格。商标局对公众熟知商标转让申请采用的是增加审查核准内容和提高审查核准门槛的更严谨的特别程序。例如对普通注册商标的转让，商标局只审查仅仅只有一页纸的格式化的由双方当事人盖章即可的《转让注册商标申请书》，并不审查《娃哈哈商标转让合同》和其他文件。但对于公众熟知商标的转让，不但要同样审查《转让注册商标申请书》，而且还要特别审查《娃哈哈商标转让合同》和《商标评估报告》等。商标局在1993年2月下发的《关于中外合资企业商标使用问题以及向外方转让商标问题的意见》中就曾经明确地表示：“为了保护我国民族工商业的合法商标权益免遭损失，我们认为有必要提醒有关地方和部门，对于同外商合资共同使用商标问题以及转让商标问题，要认真研究，慎重处理。……请各地加强商标管理，注意引导企业保护驰名商标。”商标局《关于娃哈哈商标转让申请审核情况的复函》中也指出：针对公众熟知商标转让而制定的《企业商标管理若干规定》的“主要内容是防范和制约企业（包括国有企业和非国有企业）商标权流失，自1996年3月1日起实行。1996年底，商标局在无锡召开了会议，专门就贯彻执行《规定》，防止合资过程中商标权的流失进行了布署。”最近由商务部、国资委、国家工商行政管理总局等六部委公布并于2006年9月8日施行的《外国投资者并购境内企业暂行规定》第十二条仍然规定：“外国投资者并购境内企业并取得实际控制权，涉及重点行业、存在影响或可能影响国家经济安全因素或者导致拥有驰名商标或中华老字号的境内企业实际控制权转移的，当事人应就此向商务部进行申报。”也就是要在中外合资或者外资并购中，严格防止公众熟知商标或称驰名商标不当流失到跨国公司或者外国企业控股或者控制的合资企业中。所以，商标局当初自始至终，一以贯之地明确表示不同意将“娃哈哈”公众熟知商标转让给达能方控股的合资企业。退一步说，如假设《娃哈哈商标转让合同》在今天签订，娃哈哈驰名商标的转让应当同样也得不到国家有关部门同意的。退一万步说，再假设当初这一《娃哈哈商标转让合同》至今还没有终止，娃哈哈集团也仍然可以通知对方予以解除。甚至娃哈哈集团的仲裁申请书，也可视为申请人通过杭州仲裁委员会送交给对方的一份告知解除通知书。
　　徐家力教授：
　　当时如何就“娃哈哈”公众熟知商标之转让向商标局申请核准，客观上可以有两种做法。第一种做法是按照当时我国商标法实施细则第二十一条关于“转让注册商标申请手续由受让人办理”的规定，由受让人一次性、一揽子、一步化将《转让注册商标申请书》和《娃哈哈商标转让合同》、《商标评估报告》报送商标局申请核准。第二种做法是先由转让人即公众熟知商标的注册商标权人娃哈哈集团向商标局申报是否同意该公众熟知商标转让？如果商标局同意转让，则再按照商标法实施细则第二十一条关于“转让注册商标申请手续由受让人办理”的规定，由受让人合资企业将双方当事人共同盖章填报的《转让注册商标申请书》以及《娃哈哈商标转让合同》、《商标评估报告》一揽子交送商标局以办理转让手续。如果商标局不同意转让，那么就不必再启动下一步程序了，因为商标局已经明确不同意该公众熟知商标的转让，即使再报上去也必然不会被核准转让了。当然，无论采用那种做法，办理上述公众熟知注册商标转让的最终手续，即最终交送《转让注册商标申请书》以及《娃哈哈商标转让合同》、《商标评估报告》相关文件的手续，都必须是依法由受让人合资企业完成，而不能违法由转让人娃哈哈集团代替。换言之，办理转让娃哈哈注册商标申请手续的法定义务人只能是受让人合资企业，娃哈哈集团不能违法顶替。
　　看来，当初《娃哈哈商标转让合同》的申报就采用了第二种做法，而且因为商标局一再明确不同意娃哈哈“公众熟知商标”转让，所以，作为办理转让娃哈哈注册商标申请手续法定义务人的合资企业，后来就此打住，没有再将双方当事人共同盖章填报的《转让注册商标申请书》以及《娃哈哈商标转让合同》、《商标评估报告》一揽子交送商标局。
　　三、名为许可实为转让的《娃哈哈商标许可使用合同》是否属无效？
　　单晓光教授：
　　因为商标局不同意娃哈哈“公众熟知商标”的转让，因此导致《娃哈哈商标权转让合同》无法履行从而难以实现娃哈哈注册商标权转让的目的。在此背景下，娃哈哈集团与合资企业于1999年5月18日签订了《娃哈哈商标许可使用合同》作为《娃哈哈商标权转让合同》的替代，这份《娃哈哈商标许可使用合同》除了仍然以娃哈哈集团为娃哈哈注册商标权人以外，其合同权利义务关系几乎完全相同于《娃哈哈商标权转让合同》，合资企业从该合同中获得的是“不可撤销的”、“专有的”的可再许可的独占使用权，而娃哈哈集团除了必须承担维持娃哈哈注册商标权有效性的义务外，几乎不再有任何实体的商标权益，这份《娃哈哈商标许可使用合同》正所谓“名为许可，实为转让”。但是，商标局恰恰已经一再明确不同意将作为“公众熟知商标”的娃哈哈注册商标权转让给达能方控股的合资企业，而这份《娃哈哈商标许可使用合同》却恰恰实现了由达能方控股的合资企业来实际控制娃哈哈注册商标权的目的，恰恰在事实上实现了《娃哈哈商标权转让合同》的合同目的。可以认为，娃哈哈集团与合资企业签订这份“不可撤销的”、独占许可使用的《娃哈哈商标许可使用合同》，就是在“以合法的形式掩盖非法的目的”，就是双方当事人在“恶意串通，损害国家利益”。而根据我国合同法第五十二条的规定：“有下列情形之一的，合同无效：……（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法的形式掩盖非法目的；……。”所以，《娃哈哈商标许可使用合同》应当属于无效合同，而无效的合同自始即没有法律约束力。
　　陶鑫良教授：
　　“名为许可，实为转让”的这份《娃哈哈商标许可使用合同》，为的就是要回避相关法律、法规与政策，为的就是要回避商标局不同意娃哈哈“公众熟知商标”转让的决定，为的就是要实现等同于转让娃哈哈商标权的事实效果，让合资企业实际掌控娃哈哈“公众熟知商标”，娃哈哈集团和合资企业的这种行为既属于“以合法的形式掩盖非法的目的”，又属于双方当事人“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，所以应当依法确认《娃哈哈商标许可使用合同》为无效合同，确认其是自始即不成立，自始就没有法律约束力的无效合同。
　　徐家力教授：
　　娃哈哈集团和合资企业共同违法，恶意串通来签订和履行这份“名为许可，实为转让”的《娃哈哈商标许可使用合同》，因此各自都要承担自己相应的法律责任。也应当依法追究娃哈哈集团和合资企业以及相关方的法律责任。
　　朱雪忠教授：
　　八年多来从表面上看，娃哈哈集团和合资企业一直在履行《娃哈哈商标许可使用合同》。如果《娃哈哈商标许可使用合同》确实因为“以合法的形式掩盖非法的目的”和“恶意串通，损害国家利益”而无效，那么如何对待和善后《娃哈哈商标许可使用合同》的相关事宜呢？可以考虑以事实上的娃哈哈商标普通许可使用合同关系去处理双方八年来的娃哈哈商标许可使用之权利义务关系，如果双方真实意思一致，今后也可以考虑在娃哈哈集团和合资企业之间重建娃哈哈商标的普通许可使用的合同关系，允许合资企业继续使用娃哈哈商标。（知识产权报）