要求办理商标许可备案可以作为民事诉讼请求——评“BB”商标使用许可合同纠纷案

      中国独立商标转让网讯:案件回放 
　　1998年9月28日，某涂料公司经国家工商总局商标局核准，从案外人手中受让了“BB商标”，核定使用的商品类别为涂料类等。后涂料公司又将该商标转让给了某化工公司。化工公司与涂料公司约定，化工公司授权涂料公司以排他许可的方式使用该“BB商标”，但该合同未约定商标许可备案事宜。合同签订后，涂料公司继续使用“BB商标”。化工公司未依法为涂料公司办理商标许可备案。后双方因履行商标许可合同发生争议，涂料公司将化工公司起诉至法院，要求化工公司为其办理商标许可备案。一审法院经审理认为，依据我国商标法及商标法实施条例的规定，化工公司未依法为涂料公司办理商标许可备案，构成违约，判决化工公司在判决生效之日起十日内向国家商标局办理涉案商标的使用许可合同备案。化工公司不服，向二审人民法院提出上诉，认为自己没有办理涉案商标使用许可合同备案的义务，要求撤销一审判决，驳回涂料公司的诉讼请求。二审人民法院经审理，作出驳回上诉、维持原判的终审判决。
　　法官点评
　　这是一个看似很简单的商标使用许可合同纠纷案，但具体裁判时，却又是一个非常棘手的案件，需要法官去认真分析思考。
　　一、办理商标许可备案的意义
　　依据商标法基本原理，注册商标专用权人可以通过签订商标许可使用合同，许可他人使用其注册商标，我国商标法第 40条第3款规定，“商标使用许可合同应当报商标局备案”。关于商标使用许可备案的具体程序，我国商标法实施条例第43条规定，“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案”。关于不办理商标许可备案的后果，我国商标法实施细则第35条规定，“许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同的副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。违反前款规定，由许可人或被许可人所在地的工商机关责令限期改正，拒不改正的，处以一万元以下的罚款，直至报请商标局撤销该注册商标”。关于商标执法中若干问题的意见第16条规定，“商标使用许可合同应当报商标局备案，未备案的，其当事人应当承担相应的行政责任，但不影响许可合同的效力”。
　　从上述我国法律及行政法规的规定来看，即从公法（行政法）的意义上讲，商标使用许可合同备案存查制度，是我国对商标使用许可行为实施行政管理的一项重要措施，对维护正常的市场竞争秩序及保护消费者权益意义重大。当事人签订了商标许可使用合同后，如不依法办理商标许可备案手续，属于扰乱社会经济秩序的行为，将承当违反行政法规的行政责任。
　　从保护民事权利的私法角度看，商标使用许可合同中被许可人享有的商标使用权，属于民事权利，商标使用许可合同备案起着重要的权利公示作用，备案的商标许可使用合同，可以对抗善意的商标受让人或其他被许可人。当他人侵害商标权时，能依法以自己名义起诉商标侵权的被许可人，可以依据备案的商标许可使用合同中的许可使用费条款，要求法官参照给予恰当数额的侵权赔偿，因为商标侵权发生前已备案的商标许可使用费条款，证明力相对较高，对法官酌情判定侵犯商标专用权的赔偿数额起到重要作用。另，如因许可人不办理商标许可合同备案，有可能导致注册商标权被国家商标局撤销，进而将会使被许可人的商标使用权亦消灭，这显然会损害被许可人的利益。因此，商标使用许可合同备案与否，将对被许可人商标使用权的行使产生重大影响。
　　二、办理商标许可备案作为诉讼请求存在的障碍及解决
　　从妥善保护民事权利的角度着眼，被许可人以“要求办理商标许可备案作为诉讼请求”是符合民事权益救济原则的，因为如有权利无救济，权利是不可能得到保护的。尽管本案双方当事人均未签订办理商标备案条款，但依民法诚信原则，化工公司为涂料公司办理商标许可备案，属于合同附随之法定义务，其必须履行。但应注意的是，人民法院判决支持的诉请还要考虑当事人拒不履行时的执行问题，如判决事项无法执行，将损害司法的权威，无异于“打司法白条”，比如，就本案而言，人民法院判决化工公司在判决生效之日起十日内办理商标使用许可合同备案，如化工公司拒不履行生效判决，人民法院该如何强制执行呢？这是一个棘手的问题，因为办理商标使用许可合同备案具有严格的人身属性，涉及到要用商标许可人化工公司的公章和有关负责人签字，民事执行的标的不能针对当事人的人身，故上述事项不具有强制执行性。按民事执行原理，对被执行人拒不履行的判项，如能转化为由他人代为履行，可转化为由他人代为履行，由此产生的费用由被执行人承担，从而转化为执行被执行人的财产。但就本案而言，如化工公司拒不履行商标使用许可合同备案手续，他人是不可能代为履行的，因为前已述及，办理商标许可备案具有较严格的人身属性。如此以来，似乎法院的上述判项不可能得到强制执行。
　　但解决问题是需要智慧的，我们可以采取其他变通执行的方式，如化工公司拒不履行生效判决，涂料公司可将许可使用合同、人民法院的生效判决书交给商标局备案，以代替商标许可合同备案，由此产生的费用由化工公司承担，从而可以解决上述棘手问题，相信这种解决问题的方式，是可以得到国家商标局协助执行的，毕竟监督当事人办理商标许可合同备案也是国家行政机关的职责。通过上述分析，笔者以为，被许可人以“办理商标许可备案作为民事诉讼请求”，是应该得到法律支持的，这有利于维护商标秩序和保护商标被许可人的合法权益。因此，本案的判决是正确的。